Un solido parallelogramma rosa su sfondo nero.

Casli study

Contraffazione del Marchio: come difendere la Brand Identity di un’Impresa

Una società italiana di autonoleggio in forte crescita viene accusata da una multinazionale internazionale del settore di contraffazione del marchio e concorrenza sleale.

Al centro della contestazione ci sono il logo, i colori utilizzati dal brand e l’apertura di un punto operativo presso l’aeroporto di Milano Linate.

La richiesta della controparte è molto pesante: modificare l’identità visiva dell’Impresa e interrompere l’utilizzo di alcuni elementi distintivi del marchio.

Ma nell’analisi del caso emerge un elemento destinato a cambiare l’esito del procedimento: la controparte conosceva quel marchio da tempo e aveva atteso oltre un anno e mezzo prima di chiedere una tutela urgente.

Contesto e
problematica

Per il Cliente il rischio non riguardava soltanto una controversia legale. Un eventuale accoglimento delle richieste avrebbe inciso direttamente sul brand, sui punti vendita, sulla comunicazione e sulla continuità dell’attività.

Quando colori e logo diventano motivo di contestazione

La controparte sosteneva che il Cliente avesse costruito una nuova immagine commerciale troppo simile alla propria. In particolare, contestava l’utilizzo della combinazione di arancione, bianco e grigio/nero, ritenendo che potesse generare confusione nei consumatori.

La contestazione era diventata ancora più rilevante dopo l’apertura, nel 2023, di un ufficio del Cliente presso l’aeroporto di Milano Linate.

Secondo la controparte, non si trattava quindi di semplici somiglianze grafiche, ma di una vera strategia finalizzata a richiamare la propria identità commerciale.

Cosa rischiava l’Impresa con il ricorso d’urgenza

La controparte chiedeva di:

  • vietare l’utilizzo del colore arancione nelle iniziative commerciali;
  • impedire l’utilizzo dei marchi contestati;
  • intervenire sull’identità visiva utilizzata nei punti vendita e nella comunicazione;
  • applicare una penale di 10.000 euro per ogni giorno di ritardo nell’adeguamento.

 

Accogliere quelle richieste avrebbe significato ripensare una parte importante del brand già presente sul mercato, con conseguenze operative ed economiche immediate.

La nostra proposta
al Cliente

La strategia non si è limitata a dimostrare che i due marchi fossero differenti. Abbiamo analizzato anche il tipo di procedimento scelto dalla controparte e, soprattutto, la reale esistenza dell’urgenza sulla quale si fondava il ricorso.

Il punto debole del ricorso: il fattore tempo

La controparte aveva scelto un procedimento cautelare, uno strumento utilizzato quando è necessario ottenere dal Giudice una tutela rapida per evitare un danno che non può attendere i tempi di una causa ordinaria.

Ma dall’analisi della vicenda è emerso un elemento decisivo: i due marchi erano già presenti contemporaneamente negli aeroporti di Pisa, Firenze e Palermo da oltre un anno e mezzo. Inoltre, la controparte conosceva il marchio del Cliente dal 2022.

La domanda alla base della difesa era quindi molto semplice: se il rischio era davvero così immediato, perché attendere così a lungo prima di agire?

Proprio questa attesa metteva in discussione uno dei presupposti fondamentali della richiesta urgente: l’esistenza di un effettivo pericolo derivante dal trascorrere del tempo.

Dimostrare l’autonomia del brand e del modello di business

Il marchio era regolarmente registrato e presentava caratteristiche grafiche proprie. L’arancione costituiva inoltre soltanto un elemento secondario rispetto al grigio antracite dominante ed era un colore già diffuso nel settore automotive.

Anche il modello commerciale delle due realtà presentava differenze concrete. Il Cliente, per esempio, consentiva il noleggio anche senza una carta di credito tradizionale e prevedeva modalità di pagamento che la controparte non offriva.

Durante il procedimento abbiamo quindi mantenuto una posizione ferma nella difesa del marchio, affiancandola alla disponibilità verso una possibile conciliazione, così da dimostrare anche la buona fede e la correttezza professionale del Cliente.

Soluzione individuata e
benefici per il cliente

La strategia difensiva ha raggiunto l’obiettivo nel procedimento d’urgenza: il Tribunale di Milano ha respinto integralmente il ricorso cautelare, rilevando l’assenza del requisito legato al pericolo nel ritardo.

Contraffazione del marchio: perché il ricorso urgente è stato respinto

Il punto decisivo è stato proprio il tempo. La precedente convivenza dei due marchi sul mercato e l’attesa di oltre un anno e mezzo prima dell’avvio dell’azione erano incompatibili con la necessità di ottenere una tutela immediata.

Il Tribunale ha quindi respinto il ricorso d’urgenza.

È importante precisare che un provvedimento cautelare ha natura provvisoria e non equivale a una sentenza definitiva sul merito della controversia. Nel caso concreto, però, il risultato ha evitato che le misure richieste dalla controparte producessero effetti immediati sul brand e sull’operatività del Cliente.

Il risultato per il Cliente: nessun rebranding e crescita senza blocchi

L’Impresa ha potuto continuare a utilizzare:

  • la propria brand identity;
  • gli arredi del punto operativo di Milano Linate;
  • i propri materiali commerciali;
  • la propria comunicazione online.

 

Soprattutto, ha potuto proseguire il percorso di espansione sul territorio italiano senza essere costretta a modificare la propria identità visiva.

Il Tribunale ha inoltre condannato la controparte al pagamento delle spese legali.

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